등록무효(특)

【원 고】 레이켐 코포레이션 (소송대리인 변리사 임석재 외 2인) 【피 고】 주식회사 영진사 외 1인 (소송대리인 변리사 안영길 외 2인) 【주 문】 1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 1998. 10. 31. 97당1367, 98당358(병합) 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위 [증 거：갑 제1 내지 3호증, 갑 제5, 6호증의 각 기재] 가. 특허청에서의 절차의 경위 (1) 원고는 '치수복원이 가능한 제품 및 그 제조방법'에 관한 발명에 대하여 1991. 9. 30. 특허출원을 하여 1996. 5 22. (특허등록번호 1 생략)으로 특허권설정등록을 하였다(이하, 위 발명을 '이 사건 특허발명'이라 한다). (2) 피고들은 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 의하여 공지된 것이거나 그로부터 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이며 특허청구범위의 기재가 부적법한 것이어서 구 특허법 제6조 제1항 및 제2항, 제8조 제4항에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 원고를 피청구인으로 하여 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 각 청구하였다. (3) 특허심판원은 위 심판청구사건을 97당1367, 98당358(병합)호로 심리하여 1998. 10. 31. 아래의 다.항과 같은 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 특허발명의 요지 이 사건 특허발명은 열에 의해 원래의 상태로 복원되는 열복원성 제품에 관한 것으로 특허청구범위는 그 특허공보에 기재된 바와 같이 "1. 열복원성 직물과 중합체성 매트릭스 물질의 복합구조체를 포함하는 열복원성 제품으로, (a) 상기 열복원성 직물은 가열되면 복원되는 섬유를 포함하며, 상기 섬유는 그 복원온도 이상의 온도에서 5×l0-2MPa 이상의 복원응력(Y)을 가지며(b) 상기 중합체성 매트릭스 물질은 상기 섬유의 복원온도 또는 그 이상의 온도에서 20% 이상의 파단연신율과 분당 300%(공보에는 '30%'로 되어 있으나 출원명세서를 보면 오기임이 명백하다)의 변형률에서 측정하여 10-2MPa(공보에는 '10-3MPa'로 되어 있으나 출원명세서를 보면 오기임이 명백하다) 이상의 20% 시컨트 계수(X)를 가지며, 또한 상기 온도에서 다음의 부등식(1)： ···················(1) (여기서 R은 복합구조체의 전체 체적 또는 그 적절한 부분을 기초로 한 주어진 방향에 따른 복합구조체의 열복원성 섬유의 평균유효체적분율임)을 만족되게 하는 연신율/온도관계를 가지는 열복원성 제품. 2. 제1항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 그 복원온도 이상의 온도에서 10-1MPa 이상의 복원응력을 가지는 열복원성 제품. 3. 제2항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 그 복원온도 이상의 온도에서 5×l0-1MPa 이상의 복원응력을 가지는 열복원성 제품. 4. 제4항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 그 복원온도 이상의 온도에서 1MPa 이상의 복원응력을 가지는 열복원성 제품. 5. 제1항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 교차결합된 중합체성 물질로 형성되어 있는 열복원성 제품. 6. 제5항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 20% 이상의 겔함량을 가지도록 교차결합된 열복원성 제품. 7. 제6항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 40% 이상의 겔함량을 가지는 열복원성 제품. 8. 제1항에 있어서, 상기 직물은 치수적으로 열안정한 섬유를 포함하는 열복원성 제품. 9. 제8항에 있어서, 상기 열복원성 섬유는 한쪽 방향으로 놓여 있고, 상기 열안정한 섬유는 상기 열복원성 섬유에 대해 각도를 이루게 놓여 있는 열복원성 제품. 10. 제8항에 있어서, 상기 치수적으로 열안정한 섬유는 유리섬유를 포함하는 열복원성 제품. 11. 제1항에 있어서, 상기 중합체성 매트릭스 물질은 상기 섬유의 복원온도 또는 그 이상의 온도에서 50% 이상의 파단연신율을 가지는 열복원성 제품. 12. 제11항에 있어서, 상기 중합체성 매트릭스 물질은 상기 섬유의 복원온도 또는 그 이상의 온도에서 100% 이상의 파단연신율을 가지는 열복원성 제품. 13. 제1항에 있어서, 상기 중합체성 매트릭스 물질은 교차결합되어 있는 열복원성 제품. 14. 제1항에 있어서, 상기 중합체성 매트릭스 물질은 상기 직물을 구성하는 섬유들의 표면 중 주요부위 또는 전부를 둘러싸는 열복원성 제품. 15. 제14항에 있어서, 상기 직물을 구성하는 섬유들은 상기 중합체성 매트릭스 물질에 의해서 완전히 둘러싸여 있는 열복원성 제품. 16. 제1항에 있어서, 상기 열복원성 섬유가 점유한 체적 대 상기 복합구조체의 전체 체적의 비율이 0.01：1 이상인 열복원성 제품. 17. 제16항에 있어서, 상기 비율이 0.01：1 내지 0.8：1의 범위 내에 있는 열 복원성 제품. 18. 제1항에 있어서,의 값은 0.5보다 작은 열복원성 제품. 19. 제18항에 있어서,의 값은 0.05보다 작은 열복원성 제품. 20. 제1항에 있어서, 상기 제품은 그 표면의 일부 또는 전부에 밀봉제 또는 접착제층을 가지는 열복원성 제품. 21. 제20항에 있어서, 상기 제품은 그 표면의 일부 또는 전부에 열용융 접착제층을 가지는 열복원성 제품. 22. 제20항에 있어서, 상기 제품은 일부 또는 전부에 유향수지층을 가지는 열복원성 제품. 23. 제1항에 있어서, 상기 복합구조체는 두 개 이상의 열복원성 직물과, 그 사이에 배치된 한 개의 중합체성 매트릭스 물질층을 포함하는 열복원성 제품. 24. 제1항에 있어서, 상기 복합구조체는 관형형태를 가지는 열복원성 제품. 25. 제1항에 있어서, 상기 복합구조체는 열린 형태로 되어 있고 한쌍의 대향하는 모서리 부위를 가지며, 상기 제품은 상기 모서리 부위가 상기 제품의 복원시에 결합을 유지하도록 랩 어라운드 밀봉장치를 더 포함하는 열복원성 제품. 26. 제25항에 있어서, 상기 복원성 섬유는 실질적으로 서로 평행하게 놓이며, 상기 대향모서리 부위는 상기 복원성 섬유에 실질절으로 직각으로 연장되는 열복원성 제품. 27. 제1항에 있어서, 상기 복합구조체의 둘 또는 그 이상의 부위는 상기 직물을 관통하는 기계적인 결합장치에 의하여 서로 결합되어 있는 열복원성 제품. 28. 제27항에 있어서, 상기 복합구조체의 상기 부위는 하나 또는 그 이상의 봉합선으로 서로 결합되어 있는 열복원성 제품. 29. 제27항에 있어서, 상기 복합구조체와 상기 부위는 하나 또는 그 이상의 스테이플에 의해 서로 결합되어 있는 열복원성 제품. 30. 제27항에 있어서, 상기 복합구조체는 속이 빈 형태로 되어 있고 기계적 결합장치에 의해 상기 속이 빈 형태속에 부분적 또는 전체적으로 고정되어 있는 열복원성 제품. 31. 제30항에 있어서, 상기 속이 빈 형태는 관형인 열복원성 제품. 32. 제30항에 있어서, 상기 속이 빈 형태는 서로 연통하는 두 개 이상의 속이 빈 부위를 포함하는 열복원성 제품. 33. 제32항에 있어서, 상기 속이 빈 형태는 두 개의 관형부위를 포함하는 열복원성 제품. 34. 제30항에 있어서, 상기 속이 빈 형태는 관형부위의 단부에 분기형상으로 구성되어 있는 열복원성 제품. 35. 복원성 섬유성분에 의해서 복원가능하게 되는 복합구조체를 포함하는 열복원성 제품을 제조하는 방법으로, (a) 가열되면 복원되고, 그 복원온도 이상의 온도에서 5×10-2MPa 이상의 복원응력(Y)을 가지는 섬유를 포함하는 열복원성 직물을 제공하는 단계와；(b) 상기 섬유의 복원온도 또는 그 이상의 온도에서 20% 이상의 파단연신율과 분당 300%의 변형률에서 측정하여 10-2MPa 이상의 20% 시컨트 계수(X)를 가지며, 또한 상기 온도에서 다음의 부등식； ···················(1) (여기서, R은 복합구조체의 전체 체적 또는 그 적절한 부분을 기초로 한 주어진 방향에 따른 복합구조체의 열복원성 섬유의 평균유효체적분율임)을 만족되게 하는 연신율/온도관계를 가지는 중합체성 물질을 매트릭스로서 상기 직물에 도포시키는 단계를 포함하는 열복원성 제품의 제조방법. 36. 제35항에 있어서, 상기 중합체성 물질은 고열적층이나 스프레이식 도포 또는 분말도포에 의해서 도포되는 방법. 37. 제35항에 있어서, 상기 중합체성 물질을 도포하기 전에 상기 직물의 섬유를 교차결합 시키는 단계를 더 포함하는 방법. 38. 제37항에 있어서, 상기 섬유는 조사를 받게 되는 방법. 39. 제38항에 있어서, 상기 조사는 산소분위기하에서 행해지는 방법. 40. 제35항 내지 제37항 중 어느 하나의 항에 있어서, 상기 복합구조체를 교차결합시키는 단계를 더 포함하는 방법. 41. 제40항에 있어서, 상기 복합구조체는 조사를 받게 되는 방법"이다. 다. 이 사건 심결 이유의 요지 (1) 특허청구범위 제1항과 제35항의 발명을 한정하는 기술구성요소는 '열복원성 직물과 매트릭스 물질의 복합구조체를 포함한다는 점'과 '열복원성 섬유는 복원온도 이상의 온도에서 0.05MPa 이상의 복원응력을 가진다는 점', '중합체성 매트릭스 물질은 열복원성 섬유의 복원온도 이상의 온도에서 20% 이상의 파단연신율을 가진다는 점', '중합체성 매트릭스 물질이 열복원성 섬유의 복원온도 이상의 온도에서 분당 300% 변형률로 측정하여 0.01MPa 이상의 20% 시컨트 계수를 가진다는 점' 및 '부등식X(1-R)0.0276이 되 어 결국 인용발명 1에서 섬유의 체적분율이 복합구조체 중에서 2.76% 보다 더 크게 하기만 하면 부등식을 만족한다는 의미가 되는바, 인용발명 1은 열복원성 직물을 에폭시수지에 함침 또는 적층시키는 것이므로 전체 복합구조체의 2.76%라는 적은 양 이상은 열복원성 섬유가 차지할 수 있을 것으로 보여지고, 가사 그렇지 않다고 하더라도 Y값으로 채택하는 수치가 270보다 크면 클수록 R값은 더욱 작아지게 되어 복합구조체 내에 열복원성 섬유가 극소량만 존재하면 부등식을 만족하게 된다는 의미가 되므로(이 사건 제1항의 종속항인 제16항에서도 열복원성 섬유가 점유한 체적 대 복합구조체의 전체 체적의 비율이 0.01：1 이상이라고 청구하고 있는 점에 비추어 보면, 그 보다 범위가 확장되는 독립항인 제1항에서는 열복원성 섬유가 차지하는 비율이 1%이하로 떨어질 가능성이 크다고 할 것이다), 인용발명 1과 인용문헌으로부터 이 사건 제4구성의 부등식을 실질적으로도 만족시키게 되는 것이라고 인정된다(위에서 에폭시수지 A의 80% 시컨트 계수를 대입하였으므로, 20% 시컨트 계수를 대입하면 R의 값은 더 높아져야 한다고 볼 수 있으나, 이 경우도 인용발명 1에서 Y값을 더 크게 선택하면 결과는 같을 수 있다). ⑤ 원고는 이 사건 청구항 제1항은 매트릭스 물질의 파단연신율이 20% 이상이라고 한정한 데 반하여, 인용발명 1에서는 연신할 수 없는 수지인 열경화성 수지를 이용한 점에서 서로 상이하므로 인용발명 1에 기초하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부인할 수 없다는 취지의 주장을 하나, 이 사건 특허발명의 명세서에서 "중합체성 매트릭스 물질은, 경화율이 복원 조건하에서 충분히 낮아서 섬유의 복원 도중에 중합체성 물질의 상술한 물리적 특성에 악영향을 미치지만 않는다면, 가열시에 열경화상태로 경화될 수도 있다.…매트릭스 물질은 중합체, 바람직하게는 고무, 특히 에폭시군…을 포함할 수도 있다(특허공보 25쪽 4줄 내지 9줄)"와 같이 기재하고 있어, 에폭시수지와 같은 열경화성수지도 이 사건 청구항 제1항의 권리범위에 속하도록 하고 있을 뿐 아니라, 인용문헌의 에폭시수지 A, B도 30% 및 80%의 연신율을 가질 수 있음은 앞서 본 바와 같으므로 원고의 주장은 이유 없다. (다) 인용발명 등과의 효과의 면에서의 대비 인용문헌의 에폭시 수지 A 또는 B를 소재로 선택하여 인용발명 1을 실시하면 앞서 본 바와 같은 구성상의 중복으로 인하여 당연히 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 실시한 것과 동일한 효과가 나온다고 보여지므로 이 경우 효과도 중복되는 것이라고 할 것이다. (라) 진보성의 결여 결국, 이 사건 청구항 제1항은 목적뿐만 아니라 제1, 2구성이 인용발명 1과 동일하며, 제3, 4구성은 을 제9호증의 에폭시수지 A 또는 B를 인용발명 1의 소재인 에폭시수지로 채택하는 것과 부분적으로 동일하고 그로 인한 작용효과도 동일한데, 당업자라면 이와 같이 인용문헌의 에폭시수지 A또는 B를 인용발명 1의 소재인 에폭시수지로 선택하는 데 어려움이 없다고 인정되므로 이 사건 특허발명은 인용발명 1과 인용문헌에서 기재하고 있는 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없는 것이라고 할 것이다. (3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제34항의 진보성 여부 (가) 특허청구범위 제2항 내지 제4항은 제1항과 내용이 동일하나, 다만 각 10-1Mpa, 5Xl0-1Mpa, 1Mpa 이상의 복원응력을 가지는 열복원성 섬유를 소재로 하고 있는 점에 있어서만 차이가 있는데, 이는 인용발명 1에서 열수축성 경사의 열응력을 27MPa 이상으로 하고 있는 것과 중복되므로 위에서 본 제1항과 마찬가지로 진보성이 없다. (나) 특허청구범위 제5항 내지 제7항도 제1항과 내용이 동일하고, 다만 교차결합의 기술이 포함된 것만이 상이하나, 이는 인용발명 2, 4 및 을 제7호증에 의해서 공지된 가교화와 동일한 것이고, 또한 그 기재와 같이 열복원성 섬유를 교차 결합된 중합체성 물질로 형성하거나 20% 또는 40% 이상의 겔 함량을 가지도록 교차 결합시킨다고 하더라도 교차 결합된 열복원성 섬유가 갖는 복원응력 및 체적분율 등의 결과는 제1항과 다름이 없고, 나아가 이 사건 특허발명 명세서의 비교실시례 2를 보면 조사(照射)하여 교차 결합시키더라도 수포 및 균열이 발생하고 있어 교차 결합으로 현저한 효과가 있는 것이라고는 볼 수도 없는 점에 비추어 위 종속항들에 제1항과 다른 진보성이 있다고 볼 수도 없다. (다) 특허청구범위 제8항 및 제9항도 제1항과 동일하나, 열 안정한 섬유와 그것이 열복원성 섬유와 함께 놓여 있는 방향 등에 관하여 추가로 기재되어 있는바, 인용발명 1의 경우에도 경사와 위사가 각도를 이루어 놓여 있으며, 이 경우 위사는 열 안정성을 갖는 무수축성의 성질을 가지고 있다고 되어 있으므로 진보성이 없고, 특허청구범위 제10항은 단지 열 안정한 섬유를 유리섬유로 선택하는 것에 불과하나 당업자로서는 이 정도의 선택에 어떠한 기술적 곤란이 없을 뿐 아니라, 유리섬유로 되어야만 현저한 작용효과가 있다고 인정할 만한 구체화된 기재도 찾아볼 수 없으므로 역시 진보성이 없다고 할 것이다. (라) 특허청구범위 제11항은 제1항의 종속항으로서, 중합체성 매트릭스 물질의 섬유의 복원온도 이상의 온도에서의 파단연신율을 50% 이상으로 한정한 것이나, 인용문헌의 에폭시수지도 80%의 파단연신율을 가지므로 그 범위가 중복되어 진보성이 없고, 특허청구범위 제12항은 위 중합체성 매트릭스 물질의 파단연신율을 100% 이상으로 변경한 것이나, 당업자라면 유연제의 배합량을 크게 함으로써 이와 같은 판단연신율의 증가를 가져올 수 있을 뿐 아니라, 그와 같은 파단연신율의 증가로 인하여 현저한 작용효과가 있는 것이라고 볼 근거도 없어 역시 진보성이 없다. (마) 특허청구범위 제13항은 제1항의 종속항으로서 중합체성 매트릭스 물질을 교차 결합시키는 내용이 기재되어 있으나, 제5항 내지 제7항에서 본 바와 같이 교차 결합시키는 기술이 인용발명 2, 인용발명 4 및 을 제7호증에 의하여 공지되었고, 중합체성 매트릭스 물질로 쓰일 수 있는 인용문헌의 에폭시수지를 교차 결합시키는 것은 당업자라면 용이하게 할 수 있는 것이며, 이와 같은 교차 결합으로 인하여 중합체성 매트릭스 물질의 물성이 달라지지도 아니하고, 그로 인하여 현저한 효과가 있는 것이라고 인정할 만한 구체화된 기재가 없으므로 진보성이 없다. (바) 특허청구범위 제14항 및 제15항은 제1항의 종속항으로서 열복원성 섬유가 중합체성 매트릭스 물질에 의하여 둘러싸여 있는 구성에 대하여 기재하고 있으나, 이러한 구성은 인용발명 1에서 기재하고 있는 바와 같이 에폭시수지가 열수축성 직물에 적층 또는 함침되어 있는 것과 동일한 것이므로 진보성이 없다. (사) 특허청구범위 제16항 및 제17항은 섬유의 체적분율이 1% 이상 80%까지를 청구하고 있는 것인바, 제1항의 이 사건 제4구성에서 본 바와 같이 직물과 수지를 함침 또는 적층시키는 경우 섬유의 체적분율이 당연히 1%는 될 것이라고 인정되므로 인용발명 1과 중복되거나 무의미한 한정이어서 진보성이 없다. (아) 특허청구범위 제18항 및 제19항은 이 사건 제4구성의 부등식의 값이 0.5 또는 0.05보다 작게 되어야 함을 규정하고 있으나, 그 의미는 X·(1-R)<0.5(또는 0.05)·Y·R이 되고 이는 결국 2(또는 20)·X·(1-R)<Y·R이 되어 '열복원성 섬유의 복원응력인 Y·R'이 '중합체성 매트릭스 물질의 복원에 대한 저항력인 X·(1-R)'보다 2배(또는 20배) 이상 커야 된다는 것을 수치화한 것이라고 할 것이다. 그런데 '열복원성 섬유의 복원응력인 Y·R'이 '중합체성 매트릭스 물질의 복원에 대한 저항력인 X·(1-R)'보다 클수록 복원이 더 잘 일어난다는 것은 당업자라면 용이하게 알 수 있는 것일 뿐 아니라, 그 효과 또한 충분히 예측 가능한 것이고, 나아가 이 사건 특허발명의 실시례를 보아도 특허청구범위 제1항의 부등식이 제18항 및 제19항에서와 같은 수치를 가지므로서 현저한 효과를 발휘한다는 것을 인정할 만한 구체화된 기재도 찾아볼 수 없으므로 진보성이 없다. (자) 특허청구범위 제20항 내지 제34항은 제1항의 열복원제품에 별개의 층을 부가하거나 형상, 배열, 결합방법 등을 한정하고 있으나, 이러한 기술은 이 사건 특허발명의 명세서에서 공지의 기술로 거시하고 있는 것을 제1항의 열복원성 제품에 그대로 적용한 것에 불과한 것일 뿐 아니라, 제1항의 열복원성 제품이 그러한 물리적인 구조를 가지는 것이 직접적인 원인이 되어 현저한 작용효과가 생긴다는 것을 확인할 만한 구체화된 기재도 찾아볼 수 없으므로 진보성이 없다. (4) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제35항 내지 제41항의 진보성 여부 (가) 특허청구범위 제35항은 제조방법에 관한 것이나, 방법 그 자체의 특징을 기재하고 있다고 보여지는 부분은 거의 없고 주로 제조의 대상인 물질의 구성과 관련하여 제1항에서 이미 언급한 이 사건 제2, 3, 4 구성을 반복하여 기재한 것에 불과하므로 제1항에서와 같은 이유로 진보성이 없다고 할 것이다. (나) 특허청구범위 제36항은 중합체성 물질을 도포하는 방법 등에 관하여 기재하고 있으나, 이는 열복원성 섬유가 중합체성 매트릭스 물질에 의하여 둘러싸여 있는 구성에 관한 것으로서 제14항 및 제15항에서 대비한 것과 같은 이유로 진보성이 없다. (다) 특허청구범위 제37항 내지 제41항의 기술도 열복원성 섬유나 복합구조체의 교차결합 및 방사선 조사에 관한 것이나, 이는 이미 제5항 내지 제7항에서 본 바와 같은 이유로 진보성이 없다고 할 것이다. 라. 소결론 따라서 이 사건 특허발명은 명세서 및 청구범위 기재불비에는 해당되지 않지만, 인용발명 1 및 인용문헌에 기재된 내용에 의하여 당업자라면 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없는 것이므로 구 특허법 제69조 제1항 제1호, 제6조 제2항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 결 론 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 구욱서(재판장) 유영일 유영일